如何认定OEM过程中的商标侵权

郭辉  中华商标协会  2019年3月22日

     案例E

2003年5月21日，国家商标局核准自然人许某“APVUL及椭圆图形”商标注册申请，核定使用商品为第6类，包括：家具用金属附件；五金锁具；挂锁；金属锁（非电）等。2010年3月27日，国家商标局核准中国A公司受让该注册商标。

墨西哥B公司在墨西哥等多个国家和地区在第6、8等类别上注册了“APVUL”或“APVUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“APVUL”商标于2002年11月27日在墨西哥完成注册。

2010年8月10日，中国C公司与墨西哥B公司分别签订两份《售货确认书》，约定C公司向B公司提供挂锁1084打和9233打。之后，C公司向海关申报出口时，A公司以侵犯其注册商标专用权为由，申请宁波海关予以扣留。经核实，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“APVUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“APVUL及椭圆图形”商标。产品包装盒及产品说明书用西班牙文特别标明：“进口商：C公司”“中国制造”以及C公司的墨西哥地址、电话、传真等内容，但并未标注与中国C公司有关的信息。

2011年1月30日，中国A公司将本案诉至宁波市中级人民法院。请求判令中国C公司停止侵权并赔偿经济损失。

专家点评

OEM为英文“Original Equipment Manufacture”的缩写，中文译为“原始设备制造”，通常被称为“贴牌生产或加工”“定牌生产或加工”，即根据境外委托方（定作方）提供的商标（通常为已注册商标），境内受托方（加工方）依据双方约定为委托方加工使用该特定商标或品牌的商品，并且将该产品全部交由委托方返销国外的经营活动（该委托方在中国国内没有该注册商标的商标权人），委托方根据约定向加工方支付相应费用。OEM主要特征包括：交易主体的跨国性，委托方对所加工商品的商标权利的专有性以及委托方对OEM产品流向的严格把控性。

国际贸易实务中，认定OEM是否构成商标侵权缺乏统一标准。本案中，不同审级法院作出了不同判决。

一审法院认为，依照商标法及司法解释相关规定，对注册商标“双相同”的推定绝对引发公众混淆，对不相同商标则依据国内相关公众“接触可能性”可排除商标的混淆可能性，据此判定本案中OEM所使用的商标构成对国内商标权利人的侵权。

二审法院严格遵循“商标地域性”原则，以“商标法及司法解释均无例外规定”为由，拒绝承认“贴牌加工”的特殊性，判定本案中OEM所使用的商标与国内商标权利人主张的商标具有相同或近似而认定构成侵权。

2015年11月，再审法院撤销一、二审判决，认定本案不构成商标侵权。再审法院认为，本案中，B公司系墨西哥“APVUL”或“APVUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。中国C公司受B公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“APVUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与A公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。

商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，中国C公司依据B公司的授权，上述使用相关“APVUL”标志的行为在中国境内仅属物理贴附行为，为B公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，中国C公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

商标的特点在于识别性，商标法所保护的就是商标识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。破坏商标的识别功能是构成侵害商标权的基础。

对于OEM是否构成商标侵权，主要考虑以下几个因素：第一，OEM的产品全部交付境外委托方，是否会造成与国内相同或近似商标的混淆与误认；第二，OEM生产行为是否造成对国内商标权人的真实损害；第三，在OEM加工商品上贴附商标的行为是否构成商标法上的“商标使用”。国际贸易实务中，国内接受委托的生产企业应当尽到合理注意和必要审查的义务。发生纠纷后，法院对此类案件的商标侵权所发生的“实质性损害”要进行科学认定，从而平衡国内商标权人、OEM加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。