在欧盟重复申请未使用的商标难以逃避使用义务

原创 薛友飞  中华商标杂志  2020年7月3日

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欧盟商标保护采用注册原则，在商标申请注册阶段并不要求申请人已进行实际使用，但是设定了商标注册后五年内进行使用的要求，否则将面临商标被撤销的风险。为了规避欧盟商标使用风险的问题，一些“聪明”的申请人会将未使用的商标进行重复申请，企图达到垄断、独占商标资源的目的，本文中笔者将分析造成这种畸形现象的原因，并通过案例探析欧盟对待重复申请未使用商标的态度，希望对我国申请人在欧盟进行商标确权、维权具有借鉴意义。

一、重复申请未使用商标的含义和成因

重复申请商标，是指同一主体在同一地域内在相同商品上两次或者两次以上申请相同商标的行为，如果前后申请的商标图样和商品仅仅有细微的差异，也可视为重复申请。按照前述定义，重复申请商标行为需在申请主体、保护地域、商品类别、商标图样四方面相同。

企业在各个发展阶段会有不同的追求，品牌形象也会进行适当的改变，体现相应的精神内涵和企业文化，因此品牌形象升级后往往需要将商标重复申请注册，这是企业基于正常生产经营的实际使用需求，不属于本文要讨论的重复申请未使用商标的情况。

注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限，若企业因扩大产品经营范围后需要在新增产品上使用注册商标的，理应对新增商品重新提出商标注册申请。另外，商标权具有地域性特征，若企业要扩大产品销售国家区域的，也理应对新增国家区域提出商标注册申请。因此，企业增加产品经营范围和扩大销售地域范围后，就新增产品和地域进行补充完善注册，也不属于本文要讨论的重复申请未使用商标的行为。

近年来，我国商标恶意注册、商标囤积的现象屡见不鲜，企业的确权和维权成本不断攀升，为了储备商标资源，防止商标被抢注、被淡化，企业迫于无奈只能申请大量并不打算近期使用的商标，这是我国商标申请量激增的原因之一。根据我国商标法第四十九条“注册商标...没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”由于连续三年不使用撤销制度的存在，许多企业会将这些并未使用的商标进行监控，在商标注册即将满三年时重复递交注册申请，防止被他人提出不使用撤销丧失商标权，延长商标权利的期限，逃避商标使用义务。虽然这种做法并非立法本意，但是实务中确实起到了很好的效果。这种重复申请未使用的商标的行为，正是本文要分析的重点。

欧盟在商标异议、撤销、无效宣告程序中均规定了商标的使用义务。在商标异议方面，欧盟商标条例第47条第2款规定“如果申请人有此要求的，提出异议的在先欧盟商标所有人应提供证据证明，在被异议商标申请日或优先权日之前五年期间内，在先的欧盟商标已在欧盟范围内真正使用于注册的以及异议据以提出的商品或服务上，或证明不使用的正当理由，前提是在先的欧盟商标在该日已注册超过五年。无这方面证据的，异议申请应予以驳回。”

在商标撤销方面，根据欧盟商标条例第58条第1款第a项“欧盟商标所有人的权利应在知识产权局收到撤销申请后或在侵权诉讼中以反诉为由宣布撤销：如果商标连续五年未在欧盟内在注册的商品或服务上真正使用，又无不使用的正当理由...”

在商标无效宣告方面，根据欧盟商标条例第64条第2款“如果欧盟商标所有人有此要求的，在先欧盟商标所有人作为无效程序中的一方当事人，应提供证据证明，在提出无效宣告申请之日前五年期间内，在先的欧盟商标已在欧盟范围内真正使用于注册的以及无效宣告据以提出的商品或服务上,或证明不使用的正当理由,前提是在先的欧盟商标在该日已注册超过五年...无这方面证据的，无效宣告申请应予以驳回。”

从以上规定可以看出，如果欧盟商标注册后超过五年未投入实际使用，不仅面临被撤销的风险，而且会导致基于相应商标提起的异议申请或无效宣告申请不被支持，比我国对商标使用的要求更加严格。因此，许多欧盟商标所有人也会定期清理注册满五年的商标，然后重复递交注册申请，延迟商标使用的法定时限，逃避商标使用义务，规避因商标未投入实际使用而导致被撤销，以及异议和无效宣告请求不被支持的问题。

二、欧盟应对重复申请未使用的商标的态度

本文分别选取了一个异议案例和一个无效宣告的案例，其中涉及重复申请未使用的商标的行为，从中分析欧盟对待这种行为的态度。

案例一：“Pathfinder”异议案

2006年12月7日，Anja Holzapfel（简称“被异议人”）在第12、18、25、28类提交了“Pathfinder”欧盟注册申请，在商标公告期间，José DomingoLópez-Palacios González（简称“异议人”）对第25、28类提出异议，理由是异议人于2006年10月24日在西班牙第25、28类申请了在先商标“MARS PATHFINDER”，被异议商标与异议人的在先商标近似。

商标               类别              地区    申请时间  

MARS  PATHFINDER   25               西班牙   1997年

申请人   José Domingo López-Palacios González

MARS  PATHFINDER   28               西班牙    1997年

申请人   José Domingo López-Palacios González

MARS  PATHFINDER   25、28 西班牙2006年10月24日

申请人   José Domingo López-Palacios González

类似图文商标        12、18、25、28   欧盟   2006年12月7日

申请人   Anja Holzapfel

在异议过程中，被异议人首先争辩申请商标与在先商标不近似，并且指出，尽管异议人据以提出异议的在先商标注册不满五年，但是异议人在1997年还在西班牙第25、28类分别申请注册了该商标，2006年提出的西班牙商标新申请是为了防止1997年申请的商标被提出不使用撤销。2008年11月3日，异议处下发裁定，认为异议人据以提出异议的在先商标注册不满五年，不能要求异议人提交使用证据，驳回了被异议人的请求。另外，异议处认为，被异议商标与在先商标近似，支持了异议人的主张。

2008年12月17日，被异议人向上诉委员会提出上诉，强调异议人并未实际使用商标，重复申请是为了逃避商标使用义务。此外，异议人还曾向被异议人透露其商标并未投入使用，可以以3万欧元的价格出售给被异议人。上诉委员会经过初步审查后要求异议人提供商标使用证据，但是异议人坚持认为其并无提交使用证据的义务，拒绝提交使用证据。

2011年11月15日，上诉委员会下发裁定，认为异议人的行为表明其未实际使用商标，重复申请是为了逃避使用义务，延迟商标使用的时限。如果允许重复申请此类不使用的商标，将对商标标志形成永久性的垄断。商标注册的目的在于使用，而不仅仅是为了将商标作为交易出售的对象，待价而沽。虽然欧盟商标法并未明确规定对这种重复申请的使用要求，但是这种行为有违欧盟商标法的精神和宗旨。最终，上诉委员会驳回了异议人的异议请求。

案例二：“SHAKEY'S”无效宣告案

2011年12月20日，Shakey’s International Ltd（简称“商标注册人”）在欧盟第29、30、43类提交了“SHAKEY’S”商标申请，并于2012年5月核准注册。2013年2月25日，Shakey’s USA, Inc.（简称“无效申请人”）对该商标注册提出无效宣告申请，理由是商标注册人于1999年2月在第30、42类（现43类）注册了相同的商标“SHAKEY’S”，无效申请人此前已经对这件1999年注册的商标提出了不使用撤销，商标注册人在2011年8月收到撤销答辩通知后，十分清楚从来没有使用过这个商标，预计到之前的注册商标会被撤销，所以于2011年11月在答辩截止日前请求延期提交使用证据，并于2011年12月重复提交注册申请。2012年4月，无效申请人在第29、30和43类提交了“SHAKEY’S”注册申请。商标注册人在2012年6月主动申请放弃1999年注册的欧盟商标而转换为成员国商标的行为，进一步证明其为了逃避撤销裁定的结果。

商标        类别               地区    申请时间

SHAKEY’S  30、42类（现43类）欧盟   1999年2月

申请人  Shakey’s International  Ltd

SHAKEY’S   29、30、43         欧盟2011年12月20日

申请人  Shakey’s International  Ltd

SHAKEY’S   29、30、43         欧盟2012年4月1日

申请人   Shakey’s USA, Inc.

商标注册人答辩称，2011年申请的商标比1999年申请的商标多了第29类，并且第30和43类的商品和服务项目也有一定差异，因此2011年的申请不属于重复申请。商标注册人在2011年12月提交商标申请时，之前的商标撤销案件还未下发裁定结果，并且商标注册人于2012年1月25日提交了使用证据，无效申请人关于商标注册人在2011年12月申请商标时明知不能提交使用证据的理由缺乏依据。

撤销处经审理认为，商标注册人前后申请的商标图样完全相同，虽然前后两件商标申请指定的第30和43类具体商品服务项目在表述和范围上有一定差异，但是实质表达的内容相同或者具有包含关系，第29类商品虽然不在1999年的商标申请中，但是与第30类具有高度相关性，因此应当认为两件商标保护的商品相同，2011年的商标申请构成重复申请。结合商标注册人申请延期提交使用证据、重新提交商标申请、在1996年注册商标的撤销案中提交的证据未能体现实际使用、对无效申请人的注册申请提出异议等情形，撤销处认为商标注册人非常清楚其1999年注册的商标很可能会被撤销，重复申请是为了阻止无效申请人进入欧盟市场，其行为是对欧盟商标注册体系的滥用，裁定2011年申请的商标无效。

从以上两个案例可以看出，对于重复申请未使用的商标的行为，欧盟倾向于从严进行打击，让商标回归商业使用的本质。

三、对我国申请人的借鉴意义

与我国类似，欧盟也要求商标注册后需在规定时间内投入使用，但是对未实际使用的后果明显比我国更加严厉，不仅可能因为不使用撤销程序导致商标权丧失，还会使商标权中的禁止功能出于被冻结的状态，无法在商标异议和无效宣告程序中发挥作用，无法阻止他人注册相同或近似商标，最终沦为名存实亡的“纸老虎”。欧盟与我国的商标法律制度构造不同，重复申请未使用的商标无法逃避使用义务，企业在欧盟地区保护自身利益时，不可机械地照搬国内的做法进行重复申请。

企业在欧盟提出商标异议或无效宣告申请时，需要首先考虑自身在先商标权利基础是否已经注册超过5年，是否有投入实际使用，否则后期可能被他人以商标未使用进行反击，造成在先商标被撤销以及异议和无效宣告请求不被支持的局面。同时，如果在欧盟被他人提出异议或者无效宣告，也可以调查核实对方的在先商标是否已经注册满5年，是否有投入实际使用。如果对方的在先商标未实际使用，不仅可以反过来提出不使用撤销申请，还可以要求对方提供使用证据。若对方不提供使用证据或者无法提供合格的使用证据，官方会基于该理由驳回对方的异议和无效宣告申请，而不必等待不使用撤销程序的结果。即便对方据以提出异议的在先商标注册不满5年，也可以调查对方是否有其他更早的相同商标注册，是否有逃避使用义务而进行重复申请的嫌疑，从而迫使对方提供使用证据。如果能够巧妙地通过使用证据的问题挑战对方的异议和无效宣告，则很可能扭转案件的局面，夺回案件的主动权，不必再纠缠于商标是否近似、商品是否类似等复杂问题，避免进入后续繁琐的程序中，节省企业的时间和费用成本。

作者单位：超凡知识产权服务股份有限公司