iPad商标之争对企业商标海外申请工作的启示

原创 陈玉琼  中华商标杂志  2020年7月22日

“iPad”商标权属纠纷案[1]起于2010年，调解结案于2012年，由IP Application与台湾唯冠先签订的商标转让八国商标合同3.5万英镑起，结束于苹果支付深圳唯冠6000万美元，在中国国内引起了广泛的关注，并被列入“2012年中国法院知识产权司法保护10大案件”。这个案件涉及美国、中国大陆和台湾地区，笔者从这个案件结合自身的工作，对中国企业进行海外商标申请工作进行了总结，以期抛砖引玉。

一、知己知彼，方能百战不殆

企业需要在多国注册商标，因语言不畅和制度的复杂性，公司的管理人员很难对各国的情况做到详尽了解，大多是通过代理机构协助进行。但是，不能因为有外包服务，就放弃对其他国家情况的了解，还是应该对重要的内容进行学习，对各国法律进行调研，特别是对本企业重要市场国家的商标制度中从申请、确权、转让等方面的要求，做重点了解。只有自己也了然于胸，才不容易受到误导，遇到代理所理解不当的时候也才能更好地处理问题。

在iPad商标案中，苹果公司未对中国的商标制度有足够的调研和认识，其在与台湾唯冠签署合同之后，未等待中国大陆的商标执行商标转让登记手续，即开始全球大规模的投入使用，致使深圳唯冠在认识到iPad商标价值后，拒绝承认该转让合同，导致了后续一系列的诉讼程序启动，以及6500万美元的商标和解费用。

那么，在这起重大的商标收购案件中，回到最初签订商标转让合同的那个时间点，如果经手人当时发现了中国大陆商标的备案登记手续制度，应该怎么做呢？笔者认为以下两个方面很重要：

一是在合同签署时，同时与台湾唯冠和深圳唯冠签署合同，不要以为是同一个法人代表就能当然的代表两家公司，代表两家公司的应该是分别对应这两家公司的代表人签字和两家公司的公章。

二是在合同中增加约定对方在一定时间履行办理商标转让登记手续及期间对许可事宜的要求。对商标权属的确认，对商标各国制度的了解，是重中之重的任务，在商标申请时应重点关注。

二、采取措施应对存量商标

在商标存量巨大的今天，应采用什么样的策略去获取理想中的商标？杭东霞在《境外商标“保卫战”》中，总结提出“在商标申请模块，A公司首先按照销售规模和未来销售战略梳理了商标申请的重点区域，确定了分批商标申请计划。在欧洲各国的商标申请，A公司主要按照马德里国际注册方式和欧盟注册方式进行；在公司的主要出口国(如美国、加拿大、东南亚等)的商标申请, 则采取单一国家注册的方式进行。在商标申请的工作节奏方面，A公司根据申请所需花费时间的长短，制定了申请启动表格，将商标许可申请时间较长的国家排在申请工作的前位。为了更好地避免商标抢注案件的发生，对于不认可商标在先使用的国家，A公司立即开始申请；对于认可商标在先使用的国家，先保留在先使用的证据，再逐步申请。[2]

上述总结提出了很好的工作思路，根据申请的重点领域，确定分批申请的计划；并且关注商标申请的工作节奏，申请时间较长的国家排在申请工作的前位。根据笔者的经验，再做一些细节上的补充：

1. 对接一个新产品项目时，要多准备几个拟申请的商标名字。

尽可能从选择商标名字开始，就把申请注册过程中可能遇到的障碍降到最低。

2. 了解业务计划，了解公司对该新产品寄予什么样的希望，根据业务计划做出需要进行商标覆盖的国家和产品服务类别，对可能要覆盖的国家进行商标检索分析。

3. 对于在市场调研中遇到的在多个国家申请了本公司目标商标的公司，该公司又无使用该商标的记录的，可以考虑以一个独立子公司的名义进行购买谈判。

iPad商标就是采用的这一策略，这是我们看到iPad商标案，要向苹果学习的一个点。

4. 签订注册商标转让协议时，要尽到足够的安全注意义务。具体如下：

（1）对方的谈判人和签约人是否有处分目标商标的授权，应明确涉及哪些商标，并取得该商标所有权人的正式授权。

（2）应认真了解包括涉及国家的各国商标转让的要求，转让人应在约定时间内完成转让手续的办理。

（3）如果目标商标在全球范围内有多个权利主体的，不管这些主体是否为关联公司，应该让每个主体都在协议上签字盖章。

在iPad商标案中，法院裁判：原告主张本案构成表见代理不成立。台湾唯冠公司与原告签订商标转让协议的行为，属于无权处分被告深圳唯冠公司的iPad商标，被告深圳唯冠公司对该无权处分行为 事后亦无追认，故台湾唯冠公司的行为对被告深圳唯冠公司不产生法律效力[3]。

5.如果纯字母商标被判断为相似度较高，可以考虑增加产品logo做组合商标以增加商标的显著性，并在选择类别时，在保证主要的使用小类之余，谨慎避开在先相似商标的主要小类。

三、如何平衡预算与市场要求

在预算有限的情况下，如何用最小的代价去获取需要的商标权？在国际申请中，商标的申请费用是对预算的考验。在有限的预算下，如何用最小的代价获取到需要的商标呢？笔者有以下思考：

1. 使用好商标撤三制度。在了解到有在先商标申请人，并且对方使用少的情况下，如果该商标已经核准注册满三年的，则可以考虑提出三年不使用撤销商标申请，同时提出本公司的商标注册，另外还可以辅助以谈判购买，此时可以用第三方小公司的名义询价购买，以免被价值绑架。

各国经过这么多年的商标申请，积累了大量的存量商标，其中只注册而未投入使用，或者中间停止使用的是很多的，而这些不用的商标成为了后来人的使用障碍，这时候，如果通过查询，确实找不到商标注册人的使用痕迹，则可以积极地提出撤三申请。撤三这一制度，是世界上很多国家都支持的制度，在进行国际申请时，需要逐一国家进行确认。

2. 充分利用商标存量少国家的商标申请以及马德里商标制度。进行国际申请时，考虑先在商标存量少的国家进行申请，然后以此申请为基础进行马德里申请。

以其他国家的商标申请作为基础进行马德里申请，这个操作有两个条件需要满足：一是作为申请主体的公司是在该国设立的，二是该国是马德里成员国。东南亚的一些国家获得商标的条件比在中国国内要好，毕竟没有中国如此大量的存量，而且当地的知识产权体系又相对成熟，其中新加坡就是一个不错的选择。

对应申请费用方面，使用马德里申请，能节省不少的经费。张宇在《马德里体系到底有多省钱》一文中，就对马德里申请，中国国内申请，法国、德国、意大利单独申请，98个缔约国总体申请等算了一笔帐，结果得出一个结论，假设一个商标申请10个类别，马德里申请的费用甚至比中国国内注册还要便宜，单独申请法国、德国、意大利费用是通过马德里体系申请费用的20多倍，98个缔约方申请1个类别，逐一申请的费用是通过马德里体系申请费用的7倍[4]。

可见，条件允许的情况下，通过马德里进行申请，是省钱的法宝。但是马德里也有限制，如果作为基础申请的商标，在基础申请国商标被驳回了，将可能导致马德里注册的全部驳回，需要慎重对待。另外还有一些加入了马德里协议的国家，有与马德里不一致的要求，比如美国和加拿大，他们对产品说明有特殊要求，要求比其他国家更细致，需要作更细分的撰写。

3. 谨慎选择商标的小类。选择商标的小类时，需要慎重，应选择本公司业务最靠近的小类，避免大而全，降低与其他在先申请商标在类别上冲突的风险。

在国际上，商标申请时对商品或服务的选择有两种情况：一是一个申请限定选择确定N个商品或服务；一是一个申请限定可以选择同一个大类里所有商品或者类别。选择小类时，就得考虑与其他相似度高的商标的商品和服务的相似性，避免出现商标的相似度高，商品和服务也一样的情况，对获取商标权利造成不利的影响。

结  语

对于公司来说，对商标申请的规划尤其重要，既要考虑商标的显著性以便于传播，更要考虑商标如何获得稳定的权利。

本文通过对iPad商标案进行多角度的分析，笔者针对商标申请，提出了三个问题并给出自己的思考：

1. 认真进行各国法律的调研，特别是本企业重要的市场国家，应对该国商标制度的申请，确权，转入等方面要求，做详尽的了解。

2. 在商标存量很大的今天，采用什么样的策略去获取理想中的商标？

3. 在预算有限的情况下，如何用最小的代价获取到需要的商标权？

作为一个企业的商标管理者，面对复杂的国际形式，能做的就是了解之，学习之，虔诚的总结之，并运用之。

注 释

[1] 苹果公司、IP Application与唯冠科技（深圳）有限公司商标权权属纠纷上诉案（广东省高级人民法院〔2012〕粤高法民三终字第8、9号民事调解书）。

[2] 杭东霞：《境外商标“保卫战”》，《中国外汇》， 2016年第08期，第17-19页。

[3] 祝建军：《疏忽交易 无奈败诉 评深圳中院判决的iPad、IPAD商标权属纠纷案》，《电子知识产权》， 2012年第02期，第46-51页。

[4] 张宇：《马德里体系到底有多省钱》，《中国工商报》，2017-03-14(007)。

作者单位：广州虎牙科技有限公司