商标侵权抗辩之在先使用

原创 李晓岩  中华商标杂志  2020年7月25日

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目前中国商标申请注册量快速增长，有效注册商标量持续攀升，其中不乏囤积商标甚至抢注商标的恶意行为，形式上合法的商标权利人在取得商标注册后，以商标为牟利手段兜售商标，甚至以被抢注商标为权利基础提起民事诉讼，诚信经营的被抢注人莫名拖入诉累，苦不堪言，稍有不慎可能面临不得继续使用长期苦心经营的产品品牌，甚至面临巨额赔偿。

鉴于当前商标民事诉讼案件与商标授权确权行政诉讼案件完全独立的行政及司法模式，在商标恶意抢注人以形式上合法的商标专用权提起民事诉讼的案件中，在先使用并有一定影响的商标可能成为此类案件有效的抗辩事由。

一、案情简介

2013年9月16日，原告于松在第30类蛋糕、甜食等商品上申请注册了“”商标。

被告北京廿一客食品有限公司及其十一家关联公司（以下简称“被告及关联公司”）通过网络销售方式在蛋糕等商品上一直持续使用“”系列商标（以下简称“被诉商标”）。

原告认为被告及关联公司持续使用被诉商标的行为构成商标权侵权，被告及关联公司以商标在先使用作为抗辩事由，获得法院支持（案号：2020沪73民终81号）。

二、主要争议焦点

法院认为，原告享有“Vacake及蛋糕”注册商标专用权。被告及关联公司在蛋糕等商品、相应经营物料及宣传中使用被诉商标，其经营的商品与原告注册商标核定使用商品中的蛋糕、甜食属相同商品；被诉商标或系蛋糕图形商标，或系蛋糕图形与“廿一客”“21cake”文字组成的组合商标，原告注册商标则由蛋糕图形与“Vacake”文字组合而成，二者的蛋糕图形或完全相同，或仅颜色不同，整体构成近似，故被告及关联公司行为属于在相同商品上使用与原告商标近似商标的行为。

被告及关联公司提出，被诉商标系其在先使用并有一定影响的商标，且原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标系恶意抢注。因此，本案的争议焦点主要在于被告及关联公司的前述抗辩是否成立。    

（一）关于被诉商标是否构成被告及关联公司在先使用并有一定影响的商标。

法院认为，该项抗辩是否成立，主要取决于被告及关联公司是否在原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标前使用被诉商标，以及被诉商标在原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标时是否有一定影响。

    1、关于被告及关联公司是否在原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标前使用被诉商标。

根据被告及关联公司法定代表人电子邮箱中的邮件、大众点评网上“21cake廿一客蛋糕(通州区)”商户中的网友点评及相应杂志报道情况，“21cake”品牌经营中曾先后形成、使用原始商标、中间商标和被诉商标3种商标。其中，原始商标最迟于2006年3月形成，同年9月开始在投放的杂志广告中使用，最迟于2007年2月开始在蛋糕盒上使用；中间商标于2008年1月形成，该商标与被诉商标的造型高度近似，仅在两侧切面处的水滴状造型数量上有所不同；之后形成现行使用的被诉商标，并最迟于2009年6月开始在蛋糕盒上使用。可见，被诉商标的使用时间远早于原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标的时间(2013年9月16日)。

2、关于被诉商标在原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标时是否有一定影响。

   从被诉商标的持续使用时间、被诉商标的使用区域、被诉商标所涉商品的经营业绩、被诉商标的广告宣传及报道情况、被告及关联公司及其“21cake”品牌所获得的荣誉等多要素综合考虑，法院认为在原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标前，被诉商标早已由相应被告及关联公司在先使用，且在行业内具有一定影响。

综上，被诉商标构成被告及关联公司在先使用并有一定影响的商标。

    （二）关于原告申请注册“Vacake及蛋糕”商标是否构成恶意抢注。

法院认为，现有证据可以证明被告及关联公司最迟于2009年6月开始使用被诉商标，且被诉商标在原告使用及申请注册“Vacake及蛋糕”商标前已具备一定影响。

虽然被告及关联公司未在原告所在地经营，但其经营模式主要是通过网络经营，宣传行为也多是通过网络进行，并已在行业内具备较大的影响力。因此，与传统的实体蛋糕店影响力多限于经营地所涉地域范围不同，被告及关联公司的“21cake”品牌、被诉商标影响力的地域界限并不分明。原告作为同行业的经营者，存在接触被诉商标的可能，其应当知道被诉商标的存在。

此外，原告还曾有过抄袭被告及关联公司宣传文案的行为；同时，原告商标与被诉商标中的蛋糕图形完全相同，但蛋糕图形并非某一蛋糕的真实外观，而是在方形千层蛋糕造型的基础上作出的独特设计，双方分别独立设计的可能性较低。

综合考虑被告及关联公司在先使用被诉商标并有一定影响、原告应知该商标且存在接触该商标的可能、原告在利用该商标中的蛋糕图形经营时试图抄袭被告及关联公司品牌文案的事实，原告称其自行设计该图形不具备合理性。因此，原告行为构成恶意抢注。

在被告及其关联公司依照商标法第五十九条第三款提出的答辩意见能够成立的情况下，原告无权禁止被告及其关联公司在原使用范围内继续使用被诉商标。

（三）对被诉商标原有使用范围的界定。

法院认为，对原有范围的界定，商标法强调的是使用范围而非使用规模。因此，判断被诉商标的使用是否仍在原有范围内应结合个案的实际情况，从使用方式、使用主体之间的关系和经营模式的特点等方面进行考量。

从使用方式来看，被告及关联公司始终在蛋糕等商品、相应经营物料及宣传中使用被诉商标，使用过程中没有改变原商标的图形或图文组合样式，即其商标图样及使用类别均在原有范围内。

从使用主体之间的关系和经营模式的特点来看，本案涉及的使用行为，其中被告及其中一家关联公司成立和使用被诉商标的时间比原告申请涉案注册商标的时间早4年多，其余被告关联公司有的虽成立时间晚于涉案注册商标申请日，但法定代表人均为同一人，且股东或间接股东均有被告及关联公司；由于被告及关联公司的经营模式一直是以网络营销为主，其“www.21cake.com”网站和“21cake”手机App统一以被告名义经营，其余关联公司分别负责上述网站及App上可供选择的不同城市的产品配送。由此可见，在涉案注册商标申请日之后成立的被告关联公司主要为了便利各个城市产品的配送，故为扩大配送范围而成立的具有关联关系的主体对被诉商标在同一类别上的后续使用行为，均属于在原有范围内的使用。

三、裁判结果

一审法院判决驳回原告诉讼请求，二审法院维持原判。

四、典型意义

本案系商标抢注人在恶意抢注他人商标并实际使用后，以商标权为权利基础提起的形式上看似合法的维权诉讼。

被告能够证明其商标在先使用并有一定影响，即使无法在民事案件中直接否定对方商标权的形式合法性，但法院结合案件证据及被告答辩意见，明确认定对方商标属于抢注行为，并结合个案的实际情况，从使用方式、使用主体之间的关系和经营模式的特点综合考量，最终认定被抢注人后续通过设立多家关联公司进行商品配送的行为属于《商标法》第五十九条第三款规定的在原有范围内的商标使用行为。对此后类似案件，具有重要的参考价值和意义，有利于维护公认的商业道德及诚实信用的市场交易环境。  

作者单位：上海百一慧智律师事务所