商标指示性合理使用的边界

原创 崔丽娜  中华商标杂志  2020年8月13日

商标合理使用，是指商标专用权人以外的人在生产经营活动中出于正当目的，善意地使用他人的商标而不构成侵犯商标专用权的行为。而其中的指示性使用则是指为了客观地说明商品或服务的特点、产地、用途等而在生产经营活动中善意地使用 他人注册商标的行为。目的是为了客观地说明自己 提供的商品或者服务源于他人，或者客观地指示自己提供商品的用途或者其他特性与他人的商品或服 务有关。可见，针对合理使用，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，使用人也无需事先得到许可。但如何确定合理使用的限度，尚缺乏明确的法律规定。本文试通过相关法律规定及案例对该问题进行探讨。

一、关于指示性合理使用的法律规定

关于指示性使用的规定，最早是在美国1992 年的New Kids On The Block v. News America  Publising．Inc一案中确立的，该案中法院阐明了合 理使用的构成要件：“（1）若不使用该商标则产品或服务将无法轻易使人辨识；（2）在必要且合理的限度内使用；（3）不得暗示其与商标权人存在赞助或者认可关系”。此后在2003年的Brothers  Records，Inc．v．Jardine一案中法院对指示性使用作了进一步的修订：即合理使用的第三构成要件，要求被告必须证明不存在混淆可能性，以满足合理使用抗辩的要求。[1]之后，合理使用的概念被广泛接受，并纳入到法律范畴。

美国兰哈姆法规定：并非作为商标，而是有关当事人的产品或者服务，或地理产地有叙述性的名词或图形使用，作为合理使用。这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或者服务的正当的诚实的使用。

TRIPs协定：各成员可对商标所授予的权利规定有限的例外，如合理使用描述性词语，只要此类例外考虑到商标所有权人和第三方的合法权益。

日本商标法：1991年修改的《商标法》规定 了以下限制：……（2）他人以正常方式表示该商 品或服务或类似商品、服务的普通名称、产地、销 售地、质量、原料、性能、用途、形状、价格等；（3）他人以正常方式对商品或服务所做的说明，只要上述情况下的使用是善意和正当的。

欧共体商标条例：商标所有人无权制止第三方在商业中使用自己的名称或者地址，有关品种、质 量、数量、价格、原产地等特点的标志，只要上述使用符合工商业实务中的诚实惯例。

中国商标法：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

原国家工商行政管理局关于商标执法中若干问 题的意见：善意地使用自己的名称或者地址，或者善意地说明商品或服务的性质或者属性，尤其是说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价格及其日期的行为不属于商标侵权行为。

由于以上规定过于宽泛，导致司法标准不太统 一。后续北京市高级人民法院对合理使用的判定条件作了进一步的明确：

北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷若干问题的解答：构成商标合理使用的行为应当具备三要件：（1）使用出于善意；（2不是作为自己 商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。

虽然北京市高级人民法院的解答属于指导性文件，不直接产生法律效果，不具有强制执行力。但 在一般情况下，对辖区范围内的下属法院的审判工作具有指导作用，也会对其他省市法院的审判工作具有借鉴作用。相比于商标法的规定，北京市高级人民法院的解答针对指示性合理使用给予了明确的 判断要件，具有较强的操作性。

二、关于指示性使用的相关判例

实践中，商标指示性合理使用主要分为两种情况：一种情况是针对商标权利用尽而言，即商 标权人的商品投入市场后，他人购买该商品后的转卖行为，在宣传推广商品时对其商标进行的使用；另外一种情况是为了客观地说明商品或者服务的特点、用途等而在生产经营活动中使用他人注册商标的行为。

那么我们就从相关判例中来看看司法实践中对于指示性合理使用的判断标准。

（一）关于商品销售中的指示性使用

在（2012）沪二中民五（知）初字第86号维 多利亚的秘密公司诉上海锦天公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，原告认为，被告的商标侵权行 为包括：在自己销售的商品、商品标签、 店面招牌上、在宣传册及网站宣传中使用和原告涉案注册商标相同的商标等。上海市第二中级人民法院审理认为：被告销售的商品是通过正规渠道进口的维多利亚的秘密品牌正牌内衣商品，而非假冒商品，被告在销售商品的过程中在商品吊牌、衣架、包装 袋、宣传册上使用原告涉案注册商标的行为属于销售行为的一部分，不会造成相关公众对商品来源的混淆、误认，不构成侵害原告的注册商标专用权。

而在（2014）沪一中民五（知）初字第33号 维多利亚的秘密公司诉上海麦司公司侵害商标权及 不正当竞争纠纷一案中，上海市第一中级人民法院认为：商标权人无权禁止他人在销售商品过程中对其商品商标的指示性使用，即使是同时注册了与商品商标标识相同的服务商标，也不能禁止他人对商品商标的指示性使用。因此，本案中判定被告是否侵权，需要对被告在销售并非假冒“VICTORIA'S  SECRET”“维多利亚的秘密”商标的商品过程中的商标使用行为进行定性和鉴别，即究竟属于为指示所销售商品而使用商标，还是属于用以标识服务来源而使用商标。而判断是否属于商品商标的指 示性使用应当根据使用商标是否属于指示所销售商品所必需，以及使用商标是否具备了标识服务来源功能这两方面综合判断。如果对商标的使用超出了为指示所销售商品所必需的方式，并且足以产生标识服务来源的效果，则构成对服务商标的侵权。依照本文前述判别两者的两方面考量因素来看：其 一，被告不仅在店铺大门招牌、店内墙面、货柜等处使用了“VICTORIA'S SECRET”标识，还在收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA'S SECRET”标识，已经超出了指示所销售商品所必需使用的范围；其二，被告在使用上述标识的同时，并没有附加其它标识用以区分服务来源，相反，被告还积极对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店，被告系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等，这使得被告这种超出指示所销售商品所必要范围的标识使用行为具备了表示服务来源的功能，足以使相关公众误认为销售服务系商标权人（原告）提供或者与商标权人（原告）存在商标许 可等关联关系。

通过上述两个案例可以看出，两种情形均销售的是正品，但判决结果却截然相反。这种情况在产品销售中广泛存在，主要是指普通（非专卖）商品销售主体在销售商品过程中使用他人商标的情形，在通常的使用过程中，店铺指示与商品指示没有必然的关联。即，店铺名称和商品名称一般情况下是不同的。由于商品销售时，必然涉及到对商品内容、品牌的介绍，而商品吊牌、衣架、包装袋、 宣传册上使用注册商标的行为属于销售行为的一部分，是指示所销售商品所必需的使用范围，因此属于合理使用范围之内。但是如果使用人的实际方式 容易造成消费者误认使用人与商标权利人之间存在许可或者关联关系，则超出了合理使用的范围。

（二）关于店面招牌使用商标的指示性使用

在（2015）宁知民初字第101号米其林公司与鑫鑫轮胎商行的侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，南京市中级人民法院认为：经营者在商标权人的授权期限内使用其商标，并无不当。但如果经营者超过约定的授权期限后，在没有经过商标权人继续或再次授权使用的情形下，继续使用其商标，则可能会造成商标侵权。一般来说，在产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中，经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来源，应当允许其正当使用商标权人的商标。但在上述情况下，经营者不能以其描述的需要为由随意扩大使用商标权人的商标，必须遵守指示性正当使用的规则。本案中，被告作为销售 “米其林”轮胎的经销商，可以在经营活动中正当使用“米其林”等标识以指示其销售商品的内容与来源，即被告可以在其所售商品上通过标签、在店铺上通过“本店销售米其林轮胎”等合理方式标注“米其林”等商标以达到指示商品来源的作用。

但在本案中，首先，被告实际上还销售除佳通之外的其他品牌（包括锦湖等品牌）的轮胎，但却未将其他品牌全部标示在店铺门头，而是在店铺门头、店内装饰、名片等处均突出使用“米其林”等标识；其次，店铺门头上的“米其林”标识前虽标有“本店经营”四字，但“米其林”三字相较于“本店经营”四字，前者的尺寸明显大于后者，构成突出使用；再次，被告在超过授权期限后，置原告发函要求停止使用被诉标识的情形于不顾，继续 使用被诉标识，可以推出被告具有试图使消费者误 认为其与原告继续存在特许经营、加盟、专卖等特定商业关系的攀附故意。因此，被告的行为显然属 于对正当指示商品来源的权利的不当扩张，已经超出了商标指示性正当使用的合理边界，故法院对其关于商标正当使用的抗辩意见不予采纳。

由于车辆维修服务的部件相对固定且为消费者所关注，所以店铺的指示作用与零部件关联性较强，因此，在客观情况下，多数店铺名称上会使用他人商标用以告知消费者该店铺具有相应产品的配件。但此种情况下的合理使用也应当注意界限，如果在店铺上对他人商标进行突出使用，则具有误导消费者的客观效果，超出了合理使用的边界。

在（2014）苏知民终字第0142号联想公司与顾清华侵害商标权纠纷一案中，江苏省高级人民 法院认为：商标的指示性合理使用是指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标以客观说明自己商品或者服务的来源、用途、服务对象及其他商品本身固有的特性，一般要求使用者系基于诚信善意，使用商标的具体形式、程度也应保持在合理范畴之内，且未对商标权人的合法权益造成损害。

本案中，顾清华对涉案商标的使用已超出合理使用范畴，已对联想公司的相关商标权益造成 损害，故其关于指示性使用商标且不构成商标侵权的抗辩主张不能成立。首先，顾清华对涉案商标的使用已经超出了合理使用的范畴。在产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中，经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来源，应当允许其合理使用商标权人的商标。但在上述情况下，经营者不能以其描述的需要为由随意扩大使用商标权人的商标，必须遵守指示性合理使用的规则。顾清华作为“联想”电脑的经销商，可以在经营活动中正当使用“联想”和“lenovo”商标以指示其销售商品的内容与来源，即顾清华可以在其所售商品上通过标签、在店铺上通过“本店销售联想 电脑”等合理方式标注“联想”和“lenovo”商标以达到指示商品来源的作用。但在本案中，顾清华在其经营场所全面使用涉案商标，并在店铺门头、店内装饰、名片、销售清单等处突出使用“lenovo 联想”“lenovo”等标识，从上述行为可以推断出顾清华具有试图使消费者误认为其与联想公司存在特许经营、加盟、专卖等特定商业关系的攀附故意，客观上也形成了上述效果，显然属于对合理指示商品来源的权利的不当扩张，已经超出了商标指示性使用的合理范畴。其次，顾清华对涉案商标的使用行为对联想公司的商标权益造成了损害。顾清华基于标明商品本身来源的目的而使用涉案商标的行为固然具备正当 性，但其在经营场所中全面使用涉案“联想”和 “lenovo”商标，容易导致消费者误认为其与联想公司之间存在某种特定商业关系，既不当借助了联想公司涉案商标的商业声誉，也可能在一定程度上割裂了涉案商标与联想公司本身的对应关系，妨碍了联想公司涉案商标功能的完整发挥，对其商标权益形成了不当损害。

由此可见，在产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中，经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来 源，应当允许其合理使用商标权人的商标，但在店铺、装潢等生产经营活动中使用他人注册商标时，应当注意增加区别标识或客观说明，有必要的限度。如果实际使用方式容易导致消费者误认为其与商标权利人之间存在某种特定商业关系，则显然超 出了合理使用范围。

（三）将他人商标用于服务的指示性使用

在（2017）沪0107民初18141号乐高公司 诉童汇文化公司商标权侵权及不正当竞争纠纷案 中，原告系“LEGO”“乐高”等系列商标的权利人。被告开设两家“乐高活动中心”，并在两中心的经营活动和对外宣传中使用乐高系列商标，包括在门店内的装修、宣传海报、课程介绍、合同收据等载体上使用乐高商标；在微博、微信公 众号中使用乐高商标。此外，被告还在宣传中称 其系原告授权的“乐高活动中心”并使用与乐高教育相关的信息。

上海市普陀区人民法院认为：被告在店铺装修、宣传材料、课程价格表、官方网站等处的使用均构成商标侵权。对被告提出的其因获得销售乐高玩具的授权而有权使用商标的辩称意见，一审法院认为被告的使用行为已经超出销售商品所必要的范围，且使用过程中并未附加其他标识区分服务来源，足以造成公众混淆。同时，被告在宣传中试图建立与原告之间的关联关系，从而获得相关竞争优势的行为，构成虚假宣传。[2]

可见，即使将他人的商品用于服务，基于向消费者传达服务的特点等而使用他人注册商标，也不应当超出必要限度，在提供的服务项目中，应当标注使用自己的商标标识来区分服务来源，并且不得突出显示他人商标，以防止混淆误认的发生。如果在提供服务时，直接使用他人商标作为自己服务的标识，而未增加自己的商标区别标识，显然已经构成侵犯他人注册商标专用权的行为。

通过上述这些案例，简单总结判断是否合理使用的三点就是：

一是使用的目的是否正当并出 于善意，

二是使用方式是否恰当，

三是使用方式是否会造成消费者的混淆误认。