以色列商标申请被驳回的应对策略

AhianLee  中华商标杂志  2020年8月18日

摘要

以色列商标申请被驳回的原因主要包括相对理由驳回、绝对理由驳回和其他理由驳回三种。针对不同的驳回理由，申请人可选择争辩不近似、提供共存同意函、转让商标、提供使用证据说明、商品细化或删减等方式克服。

正文

近年来，越来越多的中国企业选择在进入某一国家市场时提前布局其商标申请，避免被当国“有心之人”抢注或面临权利不确定风险，正所谓“兵马未动，粮草先行”。对于位于亚洲和欧洲交界处的以色列来说，中国企业的商标申请数量与日俱增。以色列作为商标国际注册马德里体系的成员国，其允许申请人通过马德里国际注册或者单一申请的方式在以色列申请商标。由于申请量的激增，以色列商标局（Israeli Trademark Office，简称“TMO”）下发驳回的情况也越来越常见。若中国企业在以色列遇到商标驳回，如何通过有效方式克服驳回以使商标顺利注册，正是本文所要解决的问题。笔者结合近年来处理以色列驳回复审的实践经验，希望为中国企业提供一些常见的应对策略。

以色列商标申请程序与中国类似，可简要概括为“申请-审查-公告-注册”。申请人提交商标申请后，以色列商标局会对申请商标进行全面审查。若未发现需驳回情形，则初步核准申请商标进入为期3个月的异议公告期。反之，则下发驳回通知。一般来说，以色列商标局下发驳回，主要理由包括相对理由驳回、绝对理由驳回和其他理由驳回三种。相对理由驳回，即审查员认为申请商标与在先商标在标识上近似，在指定商品/服务上类似，共存容易造成消费者混淆误认，而引证在先商标驳回在后申请。另外，若审查员认为申请商标与在先商标存在一定近似因素，但整体近似程度不高时，其会要求申请人书面答复是否同意由官方通知在先商标权利人在以色列的代理机构，由在先商标权利人自行决定是否在商标公告期内提出异议。此种驳回，也将其归入相对理由驳回。而绝对理由驳回，一般主要是由于审查员认为申请商标具有描述性，缺乏显著性或者申请商标包含不可注册的姓氏等原因。其他理由驳回主要包含商品宽泛需细化、商标描述不清、重复注册等原因。以下分别进行具体分析：

1. 相对理由驳回

如上所述，相对理由驳回可以细分为两种类型，一种为审查员认为申请商标与在先商标在标识上近似，在指定商品/服务上类似，共存容易造成消费者混淆误认，而引证在先商标驳回在后申请。该类型驳回的法律依据为以色列《商标条例》（Trademark Ordinance）第11（9）条。另一种为审查员认为申请商标与在先商标存在一定近似因素，但整体近似程度不高时，其会要求申请人书面答复是否同意由官方通知在先商标权利人在以色列的代理机构，由在先商标权利人自行决定是否在商标公告期内提出异议。

针对第一种驳回类型，即审查员引证在先相同/近似商标驳回在后申请，应对策略包括争辩标识不近似、商品不类似、提交共存同意函克服等常规方式。一般情况下，在双方商标标识上存在区别，商品/服务能够区分的情况下，通过争辩方式较容易说服审查员。当然，有时为了增加复审成功把握，也可以选择删除与在先商标核准商品/服务较为类似的商品/服务或者对之进行细化以加大区别。笔者在实践中遇到的案例如下，申请人在第12类的“汽车刹车片；汽车车轮；充气轮胎等”产品上申请“”商标，被官方引证同为12类的“”和“”商标驳回，通过争辩标识不近似，商品存在区别的方式成功克服驳回。若在后申请人与在先商标权利人主营业务存在区别，双方商标存在共存空间，则申请人也可以通过和谈方式取得共存同意函，通过提交同意函的方式克服驳回。以色列审查员对共存同意函的认可度较高，若申请人能够取得在先商标权利人出具的同意函，审查员一般会允许双方商标共存。

相对理由驳回的第二种类型，即官方要求通知在先商标权利人在以色列的代理机构。严格来说，此类型并非正式驳回，但由于此种情况也涉及到在先商标，因此将其归入相对理由驳回中进行分析。若商标申请为单一国家申请，针对官方的此种要求，根据以色列《商标规则》第24（b）条的规定，商标申请人需在规定时间内委托当地代理机构进行答复。若逾期未答复，审查员会认为申请人无意继续申请商标，将在1个月宽限期（grace period）后最终驳回商标申请。而对于马德里指定以色列申请，申请人可不书面答复官方，待通知规定期限届满后，审查员将主动通知在先商标权利人在以色列代理机构。考虑到商标公告信息为公开信息，任何第三人均可通过公开途径查询获知。为了加快商标申请进展，一般情况下，我们建议申请人同意审查员的要求，以使申请商标尽早被核准公告。当然，若申请人不同意审查员的意见，也可以提交书面答复进行争辩。但是，我们认为通过争辩的方式成功把握较小，且该争辩将花费相对较高额的费用，并会导致申请商标较长时间无法进入公告程序。

2. 绝对理由驳回 

根据以色列《商标条例》第8（a）和11（10）条的规定，在商业贸易中使用的一般的数字、字母或文字及其简单组合，若仅表明其所申请商品/服务的一般性质，缺乏其他显著特征，则不能作为商标注册。如笔者在实践中遇到的下述商标即被审查员依据该理由下发驳回：申请注册在第18；20；28类“动物用口套；家养宠物用床；狗窝；宠物用玩具；长毛绒玩具等”商品上的“Pet Prime”商标；申请注册在第09类“已录制的计算机程序；可下载的智能手机应用软件；动画片等”商品上的“SmartRadio”商标；申请注册在第09类“天线；内部通讯装置；导航仪器；手机；智能手机等”商品上的“Find”商标等。另根据以色列《商标条例》第11（11）条的规定：除非经过使用获得显著性，能够区分商品/服务的来源，否则仅包含普通姓氏或者地理描述的标识将不能作为商标注册。如笔者在实践中遇到的下述商标，如：Derucci；RENO；KEMEI等，审查员认为上述商标均表示姓氏，因此援引上述规定驳回。

上述即为绝对理由驳回的最常见原因，主要克服方式包括争辩商标具有显著性、提供证据证明商标经过使用已经获得了显著性、提供网络检索或者调查结果证明商标并非以色列常见姓氏，具有显著性等方式尝试克服。

除上述常见克服方式外，以色列审查员一般也接受下述复审方式：

首先，以色列对申请商标在巴黎公约下其他成员国国家注册情况接受程度较高，尤其是对商标申请进行实质审查的国家（examining countries），如美国、新西兰、日本、澳大利亚、中国等。若申请商标在上述国家已经经过实质审查且未因缺乏显著性被驳回，则申请人可向审查员提供申请商标在上述国家的注册情况以要求其核准以色列商标申请。需要说明的是，若申请人采用此种方式，则申请商标的申请商品/服务范围必须等于或者小于已注册商标核准的商品/服务范围，若大于，则需对申请商标的商品/服务进行删减，以符合上述要求。同时，根据以色列法律实践，若申请人有意提供基础商标注册情况用以说明，则申请人需在所选择的国家有正常的营业场所[serious and active commercial enterprise (Telle Quelle)]，否则，可能面临不被审查员接受的风险。因此，一般情况下，若申请人为中国企业，笔者首先建议申请人提供其国内商标注册文件（仅需商标注册证书复印件及翻译件，无需公认证）。若该商标国内申请已经成功注册，则以色列审查员一般会接受该证据并核准以色列商标申请。

其次，申请人也可通过在申请商标中添加已在以色列注册的主标（house Mark）的方式，尝试克服绝对理由驳回。但若采用此种方式，则申请商标的商品/服务范围需等于或者小于已注册主标的注册商品/服务的范围。若大于，则需对申请商标的商品/服务进行一定的删减。

3. 其他理由驳回

其他理由驳回，主要包括以下几方面原因：

3.1 商品宽泛需细化

虽然以色列为《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》成员国，但其审查员对尼斯分类表仅做参考适用，对于商品/服务是否类似的判断，审查员有较大的自由裁量权。因此，根据以色列审查实践及《商标条例》第1条和第10（a）条规定，审查员会认为部分尼斯分类规范商品仍过于宽泛，需要申请人进行细化后才核准相关商品/服务的注册，否则其将依职权驳回宽泛商品。

根据笔者经验，第08类的“手工操作的手工具”；第09类的“计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载）”；第12类的“陆、空、水或铁路用机动运载工具”和第42类的“软件运营服务”等商品/服务较容易被审查员认为过于宽泛而下发驳回。在商标申请前，申请人可根据主营业务领域，商品/服务的性质、功能、用途等，对上述商品/服务进行细化，以避免官方下发驳回。

3.2 商标描述不清

笔者曾在实践中遇到以色列审查员因申请商标描述不清楚而下发驳回的情况。如申请人在以色列申请“”商标，并附有如下商标描述“该商标由图案及经过设计的POATING字母构成”。审查员在审查后认为，申请商标应为三维标志，并要求申请人在商标描述中添加“此标识为三维标志商标”的明确表述，否则将不予核准注册。对于此种因商标描述不清楚而被下发的驳回，主要原因在于审查员难以确定申请商标的性质。在如上案例中，申请商标其实为商标图样的3D效果，而申请人也无意申请三维标志商标。但由于审查员认为该商标可能为三维标志，而导致其理解与商标描述不符，并据此下发审查意见。最终，申请人修改了商标描述，告知审查员该商标并非三维标志商标，审查员最终核准了该商标申请。

如果申请人遇到此种因商标描述不清楚下发的驳回，需针对审查员的疑问进行说明，消除其存疑之处即可克服。

3.3 尼斯分类变化导致申请类别错误

由于国际尼斯分类标准处于不断变化之中，有时申请人在商标申请时所选取的商品在进入各个成员国商标局审查时，该国所参考的尼斯分类标准（最新版）已经与申请时不同。此种情况下，若申请商品类别发生变化，审查员一般会依据其参考的最新尼斯分类标准下发驳回。如遇此种情况，申请人需综合考虑被驳回商品是否为其核心商品，并选择删除该商品或者将其划分至正确类别进行申请的方式以应对。当然，若将商品划分至正确类别，则需缴纳额外的类别附加费用。

3.4 重复注册问题

根据以色列商标法律，不允许重复申请商标，即同一申请人不能在相同商品上注册相同或者高度近似商标。如遇此种驳回，申请人需选择一件商标并删除其重复注册的商品/服务以克服驳回。需要说明的是，如果在先商标为马德里指定以色列申请，若申请人有意删除该国际注册商标下的重复商品/服务，则需直接向国际局提交商品/服务删减申请。

另外，以色列驳回复审的答复时限为驳回通知做出之日起3个月，在此期间内，若申请人有意与在先商标权利人进行和谈或者需转让在先商标等，从而难以在绝限之前提交驳回复审，则可以向审查员申请延期，一般可申请延期4次，每次2个月。延期申请无需理由，仅提交延期申请即可。另外，根据以色列商标法律，审查员需在首次下发通知之日起2年内将一商标驳回复审事宜审理完毕。

以上，即为以色列商标申请驳回复审中常见的问题及应对策略。笔者希望通过以上内容，为中国申请人在以色列商标布局答疑解惑，帮助申请人在提交申请时尽量避开审查员可能下发驳回的情况。即使后期遇到驳回，也能够选择合适策略应对，只要方法得当，有理有据，申请人最终也一定能取得注册商标权利。

END