@你，商标应该怎么选？初创企业看过来！

倪红霞、胡琛罡  中华商标协会  2020年年10月16日

上海自贸区临港新片区成立一年多来，有1.5万余家新企业落户新片区，同比增长70%，注册资本金超过2000亿元。在与企业调研交流的过程中，一些企业反映在初创阶段对于知识产权申请与保护容易被忽视，发生问题后也不知道该如何处理，其中最常见的问题就是商标的注册和管理。

在品牌经济的背景下，商标的价值日益凸显，已不仅仅是一个简单的标记，它承载着企业的形象，成为企业提升竞争力的重要砝码，在企业的高质量发展中发挥着极其重要的作用。

今天，倪红霞法官就来对初创企业如何制定商标“战略”进行解答。

Q1:作为一家初创企业，有必要申请注册商标吗？

倪法官 ：

很多初创企业会认为，企业刚刚起步，应当把重心放在技术研发、产品销售、市场开拓这些能够为企业带来直接经济效益的领域，没有必要那么早去申请注册商标，等到企业发展到一定阶段再注册也来得及。然而，众多现实的案例告诉我们，这种想法是“危险”的。

要知道，商标是企业品牌的护城河，如果没有商标保护，品牌的价值就大打折扣。

一来，如果没有注册商标，那么企业就少了一件可以精准而高效打击“山寨”、对抗仿冒的武器；

二来，如果商标被他人抢先注册，那么企业就可能会面临被诉商标侵权的困境，进而不得不全面更换品牌，或是寻求商标转让，又或是走上漫漫维权路。无论何种补救措施，所付出的代价都将远远大于商标注册。因此，申请商标注册要趁早。

Q2 :那初创企业应该选择什么样的标识作为商标好呢？

倪法官 ：

申请注册商标前，可先在商标网查询是否已存在在先注册的相同或近似的商标，防止产生侵权风险。商标的选择是一个营销问题，也是一个法律问题。从营销的角度，商标最好是朗朗上口、好认好记。但在法律层面，商标的选择并不总是这么容易。一个标识要能注册成为商标，简单来说应当具备两个要求：一是具有显著性，二是不为法律所禁止。

显著性是一个法律术语，是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。根据我国《商标法》的规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，或者仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，会被认为缺乏显著性而不予注册。例如，在服装商品上申请“XXL”，在餐馆服务上申请“大食堂”等。相反，那些刻意设计、独创或臆造的文字或图形，例如阿里巴巴等，因为更具显著性，通常更容易获准注册。

不为法律所禁止则是指权力机构标识、检验标识、带有误导性描述或有违公序良俗的标识不得注册为商标。此外，侵害他人在先权利，如著作权、外观设计专利权、企业名称权、肖像权等的标识，也不能注册为商标。一旦商标踏入了法律的“禁区”，就可能会有无法注册或被宣告无效的风险，从而使得品牌经营付之东流。

Q3 :商标注册的时候有那么多类别，该怎么选择好呢？

倪法官 ：

注册商标时，除了要明确标识外，还需要指定商品和服务的类别。根据《类似商品和服务区分表》，商品和服务分成45个大类，其中1-34类为商品，35-45类为服务。每个大类下又细分成若干个类似群，类似群下有具体的商品名称和服务项目。

企业可以结合自身的主营业务、经营发展规划、商标使用需求以及经济预算等综合选定商品和服务的类别，同时也要考虑防止被他人注册在类似商品或服务上。

可以考虑以下四个层次：基础配置应当覆盖企业现有的业务范围和未来可能发展的业务范围；进阶配置可以延伸到标识本身或业务上可能产生混淆的商品或服务项目上，降低消费者发生混淆误认的可能性；高级配置可以进一步延伸到不利于商标声誉或企业形象的商品或服务上，防止商标被贬损或丑化；顶级配置当然就是45类全类别注册，建立完整的商标防御体系。

Q4 :商标获准注册之后，还应该做些什么呢？

倪法官 ：

商标获准注册并不意味着一劳永逸，至少还有三个方面的工作需要继续跟进。

一是商标管理。要建立完整的商标信息台账，对企业有多少件注册商标，多少件未注册商标，多少件驰名商标，商标指定的商品或服务的范围，商标的有效期限，商标的实际使用状况，商标的授权许可状况，商标申请、使用、维权材料的保存状况等都应明确掌握。

二是商标维持。注册商标的有效期为十年，期满前应当及时办理续展手续。此外，还应当确保注册商标被有效使用。如果注册商标没有正当理由连续三年不使用的，则将面临被撤销的风险。

三是商标监控。要加强对外部信息的监控和管理，随时应对可能产生的对注册商标的威胁。例如，定期对国家知识产权局初步审定公告的商标进行检索、察看，密切关注同行业竞争对手的商标使用情况，跟踪他人的商标侵权信息，及时采取措施打击侵权。如果发现可能与自己的注册商标发生冲突的，可以在商标公告期内提出异议，阻止该商标注册。如果该商标已经注册，可以根据注册人的主观恶意、是否实际使用等情况，自商标注册之日起的5年内请求宣告该注册商标无效，或请求三年不使用撤销。

Q5 ：既然商标的使用很重要，那么使用注册商标有什么讲究吗？

倪法官 ：

商标的生命在于使用。企业形象和品牌价值可以经由商标的使用而得到提升。企业可以把注册商标用在商品、商品包装或者容器上，用在服务场所内、服务用品上，用在广告宣传、展览以及其他商业活动中，也可以用在商品交易文书上等等，并有权标明“注册商标”或者“®”标记。不过，需要注意的是，注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品或服务为限。自行改变标识样式或者超出核定使用的商品或服务使用商标的，只能被视为未注册商标，不能受到排他性的保护。

同时，商标使用时还应当注意避免被淡化为商品的通用名称，否则将会被予以撤销。例如“优盘”曾经是注册商标，并且作为一个臆造词语而具有较强的显著性。但由于企业在使用商标的过程中没有进行妥善控制，“优盘”逐渐成为了计算机移动存储器的通用名称，并最终被依法撤销。

另需要特别提醒的是，企业在使用商标的过程中应当注意留痕，妥善保存将商标用于商业活动的证明材料，包括但不限于合同、媒体报道、照片视频等，以应对可能发生的纠纷。

Q6 :如果发现商标权被其他企业侵犯，应该怎么办？

倪法官 ：

企业发现商标侵权行为后，可以根据企业自身的商标策略以及侵权行为的性质和影响等，采取不同的制止侵权行为的措施。但在此之前，建议企业不要急于声张，应当首先对侵权行为做好证据固定，明确侵权人的身份，确定侵权行为的存在及其损害后果。

打击商标侵权行为可以采用民事、行政、刑事三种手段。民事手段即由商标权利人向人民法院提起商标侵权民事诉讼；行政手段即商标权利人可以向市场监督管理部门或者海关等行政执法机关投诉举报，由行政机关对侵权者进行查处；刑事手段即侵权行为达到刑事立案追诉标准后，商标权利人就涉嫌商标犯罪的行为向公安机关报案或控告，由司法机关对商标刑事犯罪依法打击惩处。

不难发现，民事诉讼重在损害赔偿，而行政和刑事手段则重在惩罚侵权者。三者的启动方式、证明标准、打击效果等各不相同，商标权利人可以根据具体案情择一或者组合适用。